专利法创造性评判的整体性原则刘洋

专利法创造性评判的整体性原则刘洋

刘洋

（国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心）

摘要：对机械领域应用创造性审查标准的部分案例进行了统计分析；对创造性评价中难以把握的非显而易见性的判定标准、创造性判断中的整体原则、区别特征与发明解决的技术问题的关系、公知常识的运用、多篇现有技术结合启示的判断、以及几种特殊类型发明中的技术启示判断进行了深入研究；对技术启示评判过程中需要考虑的几个方面、我局前后两级审查中审查标准差异、美国TSM标准与我局评价创造性的三步法的关系、如何把握创造性审查标准提出了思考和建议。

关键词：创造性；专利法；审查标准；整体原则

一、整体原则的含义

在专利审查中要遵循整体原则，整体原则在创造性判断上表现为在应用问题解决法分析判断创造性高度时，每一步都离不开整体原则：

（1）一般必须将要求保护的发明作为一个整体考虑。应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价整个技术方案是否具备创造性，而不是评价上述技术方案中某些技术特征是否具备创造性。不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。不仅仅要考虑权利要求文字记载的内容，还要考虑隐含公开的技术内容：在权利要求不够明确时还要考虑说明书的内容甚至考虑说明书已有技术中引用文件的内容来解释。

（2）再者对于用来评价创造性的申请日以前的现有技术也要整体考虑：现有技术所公开（包括隐含公开）的技术内容、现有技术所属技术领域、现有技术所能客观解决的技术问题与本发明的联系、现有技术的客观效果与本发明技术方案的客观效果的联系、公知技术与现有技术的结合、，惯用技术手段与现有技术的结合、有限次常规实验所能获得的技术方案与本发明技术方案的联系、不同相关的对比文件的组合等等，从整体上把握现有技术。

（3）综合现有技术的相关方案和所属领域技术人员的一般知识，所属领域技术人员由现有技术或其一般知识有动机（合理预期）对一项或多项现有技术的教导进行组合、替换或修改，确定要求保护的发明从整体上对所属领域技术人员来说是否显而易见的。

二、整体原则分析案例

1.典型案例1

第96114740.7号发明专利权，名称为“钢筋端头连接螺纹的制造方法及其制造装置”，授权公告的权利要求书如下：

“1.钢筋端头连接螺纹的制造方法，其特征在于，包括如下步骤，

提供一种以冷压理圆装置作为的基材理圆器，

藉着基材理圆器将钢筋端头冷压成一回转体，

以至多保留钢筋轴向移动自由度的方式夹持钢筋，

将钢筋端头插入由至少三个滚丝轮（1）内切成的回转体形空腔中，藉着转动与至少三个滚丝轮（1）连接的转盘（2）并藉着在转盘（2）和钢筋之间施加轴向进给力，使滚丝轮（1）在钢筋端头外周面滚压螺纹。

7.钢筋端头连接螺纹制造装置的螺纹制备器，包括至少三个以具有回转体形内切空腔而分布的滚丝轮（1）以及转盘（2）、驱动器（3）、卡盘（4）和底座（5），转盘（2）、驱动器（3）和卡盘（4）均安装在底座（5）上，卡盘（4）咬卡钢筋，转盘（2）与驱动器（3）动力输出端传动连接，转盘（2）芯部具有通孔，其特征在于，滚丝轮（1）相互独立而分别与转盘（2）连接，滚丝轮（1）齿部具有可施行轴向进给的压入锥。”

请求人提交了下列证据：

证据1：上海科学技术出版社于1981年10月出版的《金属机械加工工艺人员手册》第二版相关部分的复印件11页，其中包含有扉页、目录第Ⅸ、Ⅹ、ⅩⅤ、ⅩⅥ页和正文第643、644、1068、1069、1070以及版权页；

证据1虽然没有公开权利要求1中的技术特征：提供一种以冷压理圆装置作为的基材理圆器，藉着基材理圆器将钢筋端头冷压成一回转体，以至多保留钢筋轴向移动自由度的方式夹持钢筋等，但是对钢筋等物体制造螺纹，进行加工之前对基材处理，是本领域普通技术人员的公知常识，至于用何种方式处理比如本专利中所述的以冷压理圆装置理圆，完全是本领域技术人员在现有技术中的一种常规选择，而该种选择并没有使本权利要求保护的技术方案产生任何意想不到的技术效果；若要加工钢筋的螺纹，只能在轴向方向运动，或者钢筋本身不动，由滚丝轮沿着钢筋的轴向运动才能保证整个工序的进行，至多保留钢筋轴向移动自由度的方式夹持钢筋这一技术特征，属于本领域的普通技术人员的公知常识，在证据1的基础上，不需付出创造性劳动即可获得权利要求1的技术方案，且未产生意想不到的技术效果，故权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

权利要求7保护一种钢筋端头连接螺纹制造装置的螺纹制备器，在证据1的图示中虽未公开驱动器，但其属于螺纹制备装置必不可少的部件，根据审查指南第二部分第三章2.3节的规定，属于毫无歧义地推定出的技术内容即属于公开的技术内容；至于滚丝轮齿部具有可施行轴向进给的压入锥，其为产生轴向进给力的常规选择，在证据1的基础上结合本领域公知常识获得本权利要求的技术方案是显而易见的，且没有产生任何预想不到的技术效果，因此权利要求7不具备专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

分析可知，在评价权利要求1螺纹的制造方法的过程中，将制造工艺看成一个整体，从基材的的准备、基材的整形（理圆）螺纹的滚压加工，甚至螺纹的后处理等等。对于使用的最为接近的对比文件也要整体看待，虽然证据1没有提到理圆，但在圆柱状钢体的表面加工螺纹，首先圆柱状钢体的横截面是规则的圆形截面，加工出来的螺纹才可能是规则的，不论证据1是否提到，都可以认为是隐含公开了，且基材的整形（理圆）为加工螺纹的公知技术的必不可少的特征之一，保留钢筋轴向移动自由度的方式夹持钢筋也是转动加工螺纹的必备特征之一，所以证据1结合公知常识构成影响本发明权利要求1的创造性的现有技术整体。

在使用证据1中用到了“隐含公开”的特征，如证据1的驱动器，这也是将现有技术整体看待的结果。

三、小结

上述典型案例所采用的评价创造性的方法不尽相同，但都离不开整体原则。

为得到权利要求是否具有创造性的最终结论，必须确定权利要求的主题在整体上与现有技术在整体上的差异。在将现有技术同发明的技术方案比较时，一般的做法是将作为考虑创造性问题的最佳基础的单一对比文件确定区别特征。由于整体原则，评价创造性要将单一对比文件的技术领域、技术方案、技术问题和技术效果与专利申请的技术领域、技术方案、技术问题和技术效果相对比，在二者存在区别的情形下，根据技术领域、技术方案、技术问题和技术效果四者哪个要素相同多一些，而选出的最接近的对比文件也不一样，得到的区别特征、所要解决的技术问题和取得的技术效果也不相同。在多个对比文件覆盖发明技术方案的特征数量相近的条件下，用哪个对比文件作为评价创造性用来找出区别特征的对比文件都可以，则从整体原则出发，只要评述创造性时更有说服力即可。

整体原则可以使得代表所属技术领域的技术人员的审查员在具体分析之后，跳出分析对比技术细节的“树木观察”，而能够看到技术方案的总和，而且可以站在相对宏观的角度上审视发明技术方案在整个现有技术长河中所处的相对地位作用。在观察树木、树枝的同时还能看到该技术的“树木”所属的森林。

参考文献

[1]和育东、方惠聪：“专利创造性客观化问题研究”，载《知识产权》，2016年第2期.

[2]李蓓：“欧洲专利组织推出战略方案以解决工作量猛增问题，载《知识产权简讯》，2014年第7期.