关于专利法重复授权问题的判断与思考

关于专利法重复授权问题的判断与思考

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1.国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心广东广州511363；2.广州圣理华知识产权代理有限公司广东广州510620

摘要：本文在阐述禁止重复授权原则立法宗旨和判断原则的基础上，对在审查实践中出现的特殊情形是否构成重复授权的判断方法进行说明，指出了现行禁止重复授权原则的法律规定存在的不足及完善方向，对在实践中判断重复授权问题具有一定的借鉴作用。

关键词：重复授权；同样的发明创造；保护范围

一、禁止重复授权的立法宗旨和判断标准

专利法第9条规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权”，“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。禁止重复授权原则的立法宗旨在于，一是防止不同专利权人之间产生权利冲突；二是避免第三人实施该发明创造时由于需要同时获得所有专利权人的许可而产生的高成本；三是避免国家知识产权局对同一发明创造进行重复的审批而造成行政资源的浪费；四是防止专利权人对一项发明创造获得超过法定的保护期限。

禁止重复授权原则是否适用首先要判断两份专利申请或专利是否属于同样的发明创造。审查指南规定:“判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造”。根据上述规定可知，重复授权的比较对象是权利要求，且仅适用于两者权利要求的保护范围完全相同的情形。对于权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。当权利要求保护几个技术方案时，则需分别考虑每个技术方案是否与另一件专利申请或专利的权利要求保护的技术方案的保护范围是否相同，即重复授权的比较对象实质上是权利要求保护的完整的技术方案。

二、判断同样的发明创造的一些特殊情形

1、用途限定的判断

对于用途限定是否影响权利要求的保护范围，判断的原则在于分析该用途限定是否使产品的结构或组成发生改变。

案例1[1]：同一申请人同日提交了一件发明专利申请和一件实用新型专利申请，而实用新型已经授权。该发明专利申请的权利要求为：一种用于雪糕板的吸尘检验挑选台，其特征在于，包括……。对应的实用新型专利的权利要求为一种吸尘检验挑选台，其余结构特征描述完全相同。即发明专利申请的权利要求与实用新型已授权的权利要求的区别仅在于“用于雪糕板的”的用途限定。两者的说明书完全一致，且记录了该吸尘检验挑选台可用于雪糕板。

要判断该发明是否与该实用新型构成重复授权，则需要判断“用于雪糕板”的用途限定是否使该吸尘检验挑选台的结构发生改变。专利法第59条规定，发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。具体到本案，该实用新型虽然未限定该用途，但其限定的结构特征与发明限定的结构特征相同，且根据两者说明书的记载，实用新型的挑选台也可用于雪糕板，该用途限定并不必然造成产品在结构或组成的不同。另外，现有技术中也并未记载所述吸尘检验挑选台存在其他用途。因此应认为两者构成重复授权，即质疑该用途限定并未使得所述挑选台的结构或组成发生改变。若申请人有不同的意见，应提供的用于证明二者在结构和（或）组成上不同的证据，审查员可进一步判断二者所要求保护的范围是否相同。

2、功能性限定及效果性描述的判断

《专利审查指南》规定，对于权利要求中的功能性限定的技术特征，应理解为覆盖所有能够实现该功能的实施方式。

案例2:两份专利申请，撰写的内容基本相同。申请1：一种阀门，包括……，其特征在于：阀座可与阀体进行可拆卸式固定。申请2：一种阀门，包括……，其特征在于：阀座与阀体通过螺纹固定。两者说明书中均记载了可拆卸式固定包括螺纹固定、卡扣固定等不同的实施方式。

由于功能性限定理解为覆盖所有能够实现该功能的实施方式，即申请1的保护范围要大于申请2的保护范围，故两者不构成重复授权。对于效果性描述的权利要求，首先要判断除该效果性描述的其他技术特征是否已经隐含或必然导致具有上述效果，如果是的话则该效果性描述对权利要求的保护范围没有影响。否则认为该效果性描述对权利要求的保护范围产生限定作用。

3、权利要求存在缺陷时的判断方式

对于同一申请人同日既申请发明又申请实用新型的情况，由于实用新型不需要经过实质审查，其可能早于发明申请获得授权且其权利要求可能存在某些实质性缺陷。对于这种情形，有时候在对发明申请作出授权决定前也需要判断两者是否存在重复授权的问题。

（1）实用新型的权利要求不清楚。确定权利要求保护范围的前提是该权利要求是清楚的。当仅依据权利要求文字部分的限定无法确定权利要求的保护范围时，允许根据说明书文字部分及附图的记载对权利要求进行解释。若通过说明书或附图的解释，可以确定权利要求具有唯一确定的保护范围时，仍需要判断两者是否属于同样的发明创造。

案例3：申请人同日申请的一份发明专利申请和实用新型专利申请，两者的原始权利要求撰写完全相同，权利要求中均存在一个自造词，即存在权利要求不清楚的缺陷。发明专利申请在实审阶段通过补充说明书中的定义克服了权利要求不清楚的问题，此时实用新型已经授权，如何判断该发明专利申请与已经授权的实用新型是否构成重复授权？

情形一：上述自造词在说明书中具有唯一确定的含义。由于该自造词在本领域不是常规的技术用语因而不具有确定的含义，即权利要求本身是不清楚的，无法准确确定其保护范围。但是，若上述例子中的自造词在说明书中具有唯一确定的含义，则应将权利要求中记载的该自造词理解为其在说明书中的具体含义来确定权利要求的保护范围。即发明专利申请和已授权的实用新型属于同样的发明创造，应注意避免重复授权的问题。

情形二：上述自造词在说明书中具有多个含义。此时，由于该自造词在说明书中具有多个含义，通过说明书及附图进行解释时，将得出多个不同的理解，则不能唯一确定权利要求的保护范围。在权利要求保护范围不清楚的前提下，是无法判断两者是否属于同样的发明创造的，此时可直接对发明申请作出授权决定。类似地，若实用新型的权利要求存在其他形式的不清楚缺陷，无法通过说明书及附图的解释得出唯一确定的保护范围时，可直接对发明申请作出授权决定[2]。

（2）实用新型的权利要求存在其他缺陷。若实用新型的权利要求是清楚的，但存在其他实质性缺陷：比如修改超范围、得不到说明书支持、缺少必要技术特征等，此时如何判断两者是否属于同样的发明创造呢？由于发明申请经过实质审查已经克服了上述缺陷，即通过修改已经使得其保护范围发生了变化，显然两者不属于同样的发明创造。

4、一在先申请与一在后专利的处理方式

在审查实践中，还可能碰到一个在先发明申请和一个在后申请的实用新型的情形，且实用新型可能先于发明申请获得授权。若发明申请的权利要求与已经授权的实用新型的权利要求保护范围相同，即两者属于同样的发明创造，此时如何处理？

（1）申请人相同。若两者申请人相同，此时的处理方式是让申请人修改发明专利申请的权利要求，使其与已经授权的实用新型具有不同的保护范围，由此来避免对同样的发明创造作出两次授权。

（2）申请人不同。如果要求发明申请的申请人对其权利要求进行修改来避免重复授权显然是不合理的。由于行政效率的原因使得实用新型先于发明申请授权，此时要求发明专利的申请人对其保护范围进行修改是对其权利的损害，有悖于公正原则。因此，对于这种情形，在审查实践中应直接对发明专利申请作出授权决定[3]。对于实用新型专利权，可由发明专利申请人或第三方以权利要求不具备新颖性为由提出无效宣告请求。

三、关于禁止重复授权原则的几点思考

1、专利侵权阶段与确权阶段对于权利要求存在不同的解释

（1）功能性限定。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。对于上述案例2，申请1的功能性限定理解为说明书和附图描述的该功能的具体实施方式及其等同的实施方式，即“可拆卸固定”理解为“螺纹固定”、“卡扣固定”及其等同的实施方式，因此应认为两者构成侵权。

（2）等同特征。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。例如，一个权利要求限定采用螺钉连接，另一个权利要求限定采用螺栓连接，这里的“螺钉”和“螺栓”是等同特征的简单例子。在侵权判定中，这两者构成侵权。而在实审阶段，应考虑两者的保护范围是否完全一致。即使“螺钉”和“螺栓”属于等同特征，但本质上属于不同的特征，由此造成两个权利要求的保护范围并不相同，因而相互之间不构成重复授权。

（3）保护范围部分重叠。案例4，A与B同日申请了专利，其中A申请了专利申请1：某种产品的制造方法，其特征在于加热温度在80-100度；B申请了专利申请2：某种产品的制造方法，其特征在于加热温度在90-110度。

在实审阶段，由于两申请的保护范围不相同，认为两者不属于同样的发明创造。在该产品生产过程中，若B将加热温度在90-110度的范围内设定在100度；此时A发现B侵犯了自己的专利权，可到法院进行起诉；而B则认为实施的是自己的专利权。由于实审阶段判断标准的不同，造成了司法阶段的上述侵权行为难以判定。

（4）上下位概念。权利要求含有上下位概念的两份专利或专利申请由于限定了不同的保护范围在实审阶段判定为不属于同样的发明创造。而在专利实施时，则可能产生权利上的纠纷。

案例5，A与B同日申请了专利，其中A申请了专利申请1：一种阀门，……，其特征在于阀构件采用金属制成；B申请了专利申请2：一种阀门，……，其特征在于阀构件采用铝制成。

若B在生产过程中实施了自己的专利，即生产了一种阀构件用铝制成的阀门，而此时B同时侵犯了A的专利。若第三方C欲实施B的专利，由于B的专利的保护范围落在A的专利范围内，C是否需要同时得到A和B的许可？

2、一在先申请和一在后专利处理方式存在矛盾

对于不同申请人就同样的发明创造先后申请了实用新型和发明专利申请的情形，若在后申请的实用新型已经获得授权，可对在先申请的发明专利申请直接作出授权决定。若第三方需要实施该权利，要不需要同时得到前述两位申请人的许可；要不就先通过无效宣告程序无效该实用新型专利权，再得到发明专利权人的许可。因此，这种处理方式既浪费了实审阶段的行政资源，也增加了公众实施该专利的负担。

在目前的专利法修改草案中，并未对专利法第9条作出任何调整。因此，在实审阶段和司法阶段对重复授权相关问题的解释应该统一，以避免权利之间产生冲突，从而违背专利法第9条的立法宗旨。

参考文献

[1]伍波，浅谈审查过程中用途限定“重复授权”的判断——以两种吸尘检验挑选台审查实践为例[J],发明与创新，2014:39-40

[2]孙平等，权利要求不清楚的重复授权的判断[J]，审查业务通讯，2013，19（3）,38-42

[3]史冉，试论对同日申请发明和实用新型专利审查制度进行立法后评估的必要性[J],审查业务通讯，2013，19（12）,48-57

作者简介

麦佐艳，女，1985年9月出生，籍贯广东吴川，本科，国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心光电技术发明审查部专利审查员，助理研究员。