浅析关于重复授权的专利审查

浅析关于重复授权的专利审查

田璐（一作） 王莉娟（等同一作）

国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心 江苏 苏州 2150 00

摘要：本文结合案例分析，梳理并总结了重复授权审查要点，以便专利审查/代理相关从业人员能够更加准确快速地判断是否构成重复授权。

关键字：重复授权，同样的发明创造

一、引言

专利法第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

对于同样的发明创造的审查标准，《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节给出了：判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造^]。

对于是否构成重复授权的判断，若申请人、申请日均相同，权利要求文字记载完全相同，也不存在涉及保护范围的其他形式缺陷，这样我们很容易判断其构成重复授权，然而，审查过程中遇到的重复授权判断远不是如此简单，下面将结合案例，进一步分析几种特殊情况下的重复授权判断的具体处理方式。

二、同样的发明创造的几种常见判定

1、权利要求A26.4变更对同样的发明创造判断的影响

案例一：涉及不清楚^[1]

【案情介绍】

本申请涉及一种列管式固定床反应器。与本申请同日提交的实用新型已授权，授权的权利要求1与本申请的权利要求1完全相同，其中都存在不清楚的缺陷：“再生气气体入口(14)与通过四通阀门(15)连接在一起”。

审查员一通中指出权利要求1不清楚，申请人根据说明书的记载将权利要求1修改为“再生气气体入口（14）与出料口（18）通过四通阀门（15）连接在一起”。

【案件分析】

首先，当权利要求的保护范围不清楚时，应该根据说明书记载的技术内容来解释权利要求，更能符合发明人的本意，针对本申请，通过说明书的记载可以看出，再生气气体入口是通过四通阀门与出料口相连，并且申请人答复一通时也按照说明书的记载对权利要求1进行了修改，可见说明书中记载的连接方式是符合申请人本意的；其次，实用新型中不清楚的缺陷也应该用说明书进行解释，说明书中并没有记载其他的连接方式，通过说明书记载的技术内容，通过说明书对权利要求进行解释的方式也是唯一清楚的，因此修改后的权利要求1与新型中的权利要求1的保护范围相同，属于重复授权。

在实际审查的过程中，对于实用新型权利要求中不清楚的特征，应当按照说明书记载的内容进行解释，使其形成一个清楚的保护范围，然后再判断此保护范围是否与发明专利中修改后的权利要求保护范围相同，从而确定是否构成重复授权。但是，不是所有情况下都可以使用说明书来解释权利要求不清楚的特征，只有在说明书中具有唯一的清楚的解释的情况下，才可以对权利要求不清楚的特征进行解释。如果说明书中具有多个清楚的解释，此时对权利要求不清楚的特征进行解释就会导致具有多个不同的保护范围，由此导致权利要求的保护范围的不确定性增加。实际上在此种情况下是无法准确判断两者是否构成重复授权的。

案例二：涉及不支持^[2]

【案情介绍】

一份发明专利申请和一份实用新型专利申请，两者保护范围相同，但是两者的权利要求中均概括了较宽的保护范围，该概括得不到说明书支持，其中实用新型已经获得授权，发明也通过修改克服不支持缺陷，具备授权条件。

此时，两者是否构成重复授权？既然已授权的实用新型存在不支持的缺陷，是否能够通过其说明书的解释来进一步确定保护范围，从而判定构成重复授权？

【案件分析】

当实用新型的权利要求保护范围不清楚时，应当以说明书来解释权利要求。具体到本案，实用新型的权利要求并不存在不清楚的缺陷，因此，不能以说明书来解释权利要求，实用新型权利要求存在不支持的缺陷与判断是否重复授权没有关系，因而从客观实际来讲，实用新型和发明权利要求的保护范围并不相同，不构成重复授权。

2、用途限定和方法限定对同样的发明创造判断的影响

案例三：涉及用途限定^[1]

【案情介绍】

发明的权利要求1与实用新型的权利要求3除主题名称外，完全相同。

发明的权利要求1：一种摩托车发动机安装结构

实用新型的权利要求3：一种发动机安装结构；实用新型说明书技术领域部分记载：本实用新型涉及一种汽车零部件，特别是涉及一种汽车发动机的安装结构，但说明书附图给出的是摩托车发动机安装结构。

发明的权利要求1与实用新型的权利要求3是否构成重复授权？

【案件分析】

实用新型权利要求的主题名称“一种发动机安装结构”相较于发明权利要求的主题名称“一种摩托车发动机安装结构”缺少“摩托车”这一用途限定，因此在判断二者保护范围是否相同时重点应当关注“摩托车”这一用途限定是否带来产品结构和（或）组成的不同。发明和实用新型的说明书相同，实用新型说明书中记载具有所述结构特征的发动机安装结构用于摩托车，与发明记载的用途相同；因而应当进一步判断实用新型是否记载该“一种发动机安装结构”用于其他用途，如果没有，则认定属于重复授权；如果有，则进一步判断这些不同的用途是否确实会使得因所述用途导致结构上的不同，如果未导致结构上的不同，则仍认为构成重复授权，若有结构上的不同，则不构成重复授权。根据该实用新型记载，未明确其具有其他用途，且本申请也未体现出由于此用途而导致发动机安装结构的结构不同，同时基于二者说明书中完全相同的技术方案，综合考虑后认为二者构成重复授权。

案例四：涉及方法限定

【案情介绍】

同一申请人同日提交的发明和实用新型专利，两者权利要求中的涉及产品结构的内容完全相同，是产品权利要求，但是发明申请的权利要求中还进一步限定了制备方法的特征。

【案件分析】

通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，但是方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。若方法特征对权利要求的保护范围产生影响，这判断不构成重复授权，反之，则构成重复授权。

三、总结

判断权利要求保护范围是否相同，若权利要求存在形式缺陷，进一步判断预期修改克服缺陷后的权利要求是否构成重复授权，是否需要提醒重复授权；对于通过修改克服重复授权缺陷的，确认是否克服；对于权利要求存在形式缺陷的，修改克服后再次判断是否依然构成重复授权。

参考文献：

[1] 国家知识产权局专利审查协作北京中心.“审查标准执行一致”重复授权专栏.

[2] 肖震、孙平.专利法第26条第4款的重复授权问题的探讨.2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文（第三部分）.2014.04.01

作者简介：田璐，女，硕士研究生，国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心，审查员； 王莉娟，女，硕士研究生，国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心，审查员