浅谈上位概括修改是否超范围的判断

浅谈上位概括修改是否超范围的判断

高宇飞  沈珍（等同第一作者）

(国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，武汉 430000)

摘  要：由于专利文件的修改内容和方式具有多样性，判断其修改是否符合《专利法》第33条的规定一直是我国审查工作中的重点与难点。本文通过两个具体案例结合当前趋势，对涉及上位概括修改的权利要求是否超范围提出新的判断方式。

关键词：修改 上位概括 超范围 判断

引言

为鼓励发明创造，我国的专利法施行先申请制原则，这促使申请人尽可能早地提交申请文件。然而申请人在撰写专利申请文件时难免存在一些瑕疵或者缺陷，因此允许申请人对申请文件进行修改[1]。审查员对申请人提交的修改文件进行审查时，需严格掌握《专利法》第33条的规定，无论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围[2]。

《专利审查指南》中进一步地限定了原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和原权利要求书记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义确定的内容[3]。这可称为“修改不得超范围”的判断标准。但是修改前后的技术方案的“唯一确定性”，是从技术方案的实质内容的角度出发，其修改后的技术方案的文字表现形式并不唯一[4]。

下面通过两个具体的无效案例来对修改超范围的判断标准进行解析。

1无效案例解析

1.1 案例1

本案例涉及发明名称为“后换挡器支架”的发明专利申请。

实审程序中，授权的权利要求1请求保护一种后换挡器，其中包括支架体，且限定“支架体的第二连接结构的形状为一大致圆形孔”。权利要求2是权利要求1的从属权利要求，限定“定位结构是通过压制形成的”。本案例为分案申请，其母案的说明书和权利要求书中记载的第二连接结构为“圆形螺栓孔”。而从本领域技术人员的角度理解，“圆形孔”包括圆形的螺栓孔、销孔、通孔、盲孔、梯形孔等多种具有圆形形状的加工孔，因此将“圆形螺栓孔”概括为“圆形孔”，显然包含了并未记载在原说明书和权利要求书中的内容，这种修改使本领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。“模压”是指塑料或橡胶等可塑性材料在闭合模腔内借助加热、加压而成型为制品的加工方法，而“压制”是指用压的方法制造。显然“压制”为“模压”的上位概念，这种修改也是不允许的。专利复审委员会以该专利不符合《专利法》第33条为由宣告其无效。

北京市第一中级人民法院的一审判决和北京市高级人民法院的二审判决均认为：专利权人将“圆的螺栓孔”“圆形螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了原申请文件中始终作为发明的必要技术特征加以描述的“用于螺栓穿过”的技术特征，上述修改内容不能从原申请文本记载的信息中直接地、毫无疑义确定的。最高人民法院判决中认为：“圆形孔”与“圆形螺栓孔”、“压制”和“模压”均具有不同的技术含义，其修改后的内容均不属于从原申请文本中能够确定的内容，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第33条的规定。该结论和专利复审委员会、北京市第一中级人民法院一审以及北京市高级人民法院二审的结论是一致的。

1.2案例2

本案例涉及发明名称为“辊式磨机”的发明专利申请。

原权利要求为：一种辊式磨机，包括磨盘、磨辊、主轴、支架、机座和上下机壳，磨盘位于下机壳内，磨盘上面通过支架活动装有磨辊，支架通过主轴装在机座上并位于上机壳内，由主轴、皮带轮带动旋转，在机座上开有料斗，下机壳下面开有出料管套。

修改后：一种辊式磨机，包括磨盘、磨辊、主轴、支架、机座和上下机壳，磨盘位于下机壳内，磨盘上面通过支架活动装有磨辊，支架通过主轴装在机座上并位于上机壳内，由主轴、皮带轮带动旋转，在机座上开有料斗，下机壳下面开有出料管套，其特征是磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面。

原说明书三个实施例分别记载了“支架通过主轴装载机座上，并位于上机壳内，磨盘位于下机壳内，上下机壳通过带弹簧的连接螺钉连接在一起，在上下机壳之间装有调节螺钉，在支架上对称活动装有几个磨辊，使磨辊向磨盘施加压力”；“磨辊通过铰链装载支架上，并在两者之间装有弹性装置，使磨辊在一定范围内摆动，并具有一定的弹性，使磨辊向磨盘施加压力”；“在支架和磨辊之间的主轴上装有弹性机构，可使支架在主轴上做轴向移动和具有一定的弹性，使磨辊向磨盘施加压力”。三个实施例中磨辊均在弹性机构的弹性力作用下向磨盘施加压力。磨面与磨辊之间的间隙可通过1）调节螺钉或根据颗粒大小通过上下机壳间的弹性机构产生的弹力；2）磨辊与支架之间的弹性装置产生弹力；3）支架与磨辊之间的主轴上的弹性机构产生的弹性力进行调节。

本案在无效中的争议焦点在于将对多个实施例中的针对同一个功能的具体技术特征概括为该功能特征的修改是否超范围。

最高院判定：虽然在原公开文本中并未记载“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成的间隙式磨合面”，但在本专利公开文本记载的三个实施例中磨辊均在弹性机构的弹性力作用下向磨盘施加压力，对本领域技术人员而言，这三种实施方式代表了本领域在两个部件之间提供可调间隙的典型方式，可以视为原始申请文件表达了申请人不限方式提供可弹性调间隙的意思表示，本领域技术人员通过阅读本专利公开文本的权利要求书和说明书，可以直接地、毫无疑义地得出“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”这一技术特征，且该技术特征是对公开文本的权利要求1的进一步限定，并未超出原说明书和权利要求书的记载范围。

2思考

基于上述《专利法》第33条的立法本意以及法院判决的思想指引，在专利申请人通过总结说明书中单个或多个实施例以获得修改后较为普遍的特征，从而完成“上位概括”修改时，首先所需解决的是对于《专利法》第33条中“原说明书和权利要求书记载的范围”如何判断，“明确记载”在上位概括中不再是判断重点，而“隐含记载”成为了至关重要的一环。

面对说明书中所举具体实施例，判断如何在修改时采用上位概括修改的权利要求是否超范围时，可以分为如下三个步骤来进行：首先，将修改后的权利要求书与原申请文件进行仔细比较，找出所有增加的上位概括修改内容。其次，从原说明书和权利要求书中明确原申请文件中记载的与上位概括特征对应的各个下位概念技术特征，分析包括具体的下位概念技术特征的技术方案、其解决的技术问题以及获得的技术效果。最后，将修改后的技术方案与原申请文件记载的相应技术方案相比较，同时结合比较所解决的技术问题与获得的技术效果，判断修改后的技术方案、所解决的技术问题和获得的技术效果与原申请文件中记载的相应技术方案是否相同，如果是，则修改是允许的；反之则是不允许的。

通过上述三个步骤的判断，将上位概括修改的内容与原申请文件记载的包含具体的下位概念的方案进行整体比较，既可防止对记载范围作过宽解释，又杜绝了对原申请文件保护范围受限于“记载”这一概念的过窄解释，可有效解决对申请人在原说明书和权利要求书已披露的方案实际限定的范围理解有误的问题。

参考文献

[1].尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社,2011:410-421.

[2].中华人民共和国国家知识产权局.中华人民共和国专利法[M].北京：知识产权局出版社,2008:8.

[3].中国人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社,2010:249.

[4].王燕花等.浅谈修改超范围的“唯一性”标准[J].中国发明与专利,2013（6）：84-87.

*作者简介：高宇飞（1989-），女，河南周口人，硕士，助理研究员，专利审查员，主要从属输送领域专利审查。

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